L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a publié, le 17 janvier 2020, un nouvel énoncé de pratique concernant les modifications apportées aux demandes de prolongation de délai afin de répondre aux rapports d’examen. Il s’agit du premier énoncé de pratique émis par l’OPIC depuis l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce du Canada en juin dernier.
Selon la pratique antérieure, un requérant avait généralement droit à une prolongation de délai pouvant aller jusqu'à un maximum de six mois afin de répondre à un rapport d'examen dans la mesure où la demande était « justifiée » par un motif. En vertu du nouvel énoncé, des circonstances exceptionnelles seront nécessaires pour justifier toute demande de prolongation de délai afin de répondre à tout rapport d’examen émis le ou après le 17 janvier 2020.
Cependant, l'OPIC a fourni des exemples qui pourraient constituer des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai. La liste des exemples fournis par l'OPIC comprend:
- Agent de marques de commerce – Une nomination récente d'un agent de marques de commerce;
- Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée – Circonstances comme une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue;
- Transfert – Transfert d'une demande ou d'une marque de commerce déposée, si ledit transfert permettrait de réfuter une objection fondée sur la confusion;
- Opposition – Une marque de commerce citée créant de la confusion fait l'objet d'une procédure d'opposition en instance;
- Article 45 – Une marque de commerce citée créant de la confusion fait l'objet d'une procédure de radiation sommaire en instance;
- Marque officielle – Le requérant négocie activement avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement;
- Division d'une demande prévue au Protocole – Le requérant a produit une demande de division d'un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale prévue au Protocole et est en attente de la notification du Bureau International attestant de la création de l'enregistrement international divisionnaire;
- Objection substantielle – Le requérant doit répondre à une objection portant sur l’enregistrabilité de la marque de commerce, le droit du requérant à l’enregistrement ou le caractère distinctif de la marque de commerce; et
- Preuve du caractère distinctif – Le requérant rassemble la preuve exigée afin de démontrer que la marque de commerce était distinctive à la date de la production de la demande.
En ce qui concerne les demandes de prolongation relatives aux objections substantielles et à la compilation de la preuve du caractère distinctif de la marque, un requérant ne peut demander une prolongation pour l'une ou l'autre raison qu'une seule fois dans la poursuite de la demande. Selon l’ancien énoncé, une demande de prolongation de délai était généralement accordée afin de répondre à un rapport d’examen, quel que soit le type d’objection soulevée.
Un aperçu des changements, en ce qui concerne les objections couramment soulevées par les examinateurs, est présenté dans le tableau ci-dessous:
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Objection |
Rapport d’examen émis avant le 17 janvier 2020 |
Rapport d’examen émis après le 17 janvier 2020 |
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Une déclaration en termes ordinaires du commerce des produits et services – 30(2)(a) de la Loi sur les marques de commerce |
En règle générale, droit à une prolongation de délai, pouvant aller jusqu'à six mois, par rapport d’examen en l’absence de circonstances exceptionnelles. |
Aucune prolongation de délai disponible pour répondre en l'absence de circonstances exceptionnelles. |
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Groupement des produits et services selon les classes de la classification de Nice –30(3) de la Loi sur les marques de commerce |
Aucune prolongation de délai disponible pour répondre en l'absence de circonstances exceptionnelles. |
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Principalement un nom ou un nom de famille – 12(1)(a) de la Loi sur les marques de commerce |
En règle générale, droit à une seule prolongation de délai, pouvant aller jusqu'à six mois, pendant toute la durée de la poursuite de la demande.* |
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Description claire ou une description fausse et trompeuse – 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce |
En règle générale, droit à une seule prolongation de délai, pouvant aller jusqu'à six mois, pendant toute la durée de la poursuite de la demande. * |
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Confusion avec une marque enregistrée ou une demande d’enregistrement pendante – 12(1)(d) et 37(1)(c) de la Loi sur les marques de commerce |
En règle générale, droit à une seule prolongation de délai, pouvant aller jusqu'à six mois, pendant toute la durée de la poursuite de la demande. |
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Caractère distinctif de la marque – 37(1)(d) de la Loi sur les marques de commerce |
En règle générale, droit à une seule prolongation de délai, pouvant aller jusqu'à six mois, pendant toute la durée de la poursuite de la demande.* |
* Une demande prolongation de délai additionnelle fondée sur des circonstances exceptionnelles peut être disponible si le requérant prévoit déposer une preuve pour établir le caractère distinctif de la marque en réponse à l'objection soulevée.
Les requérants doivent prendre note de ces changements pour s’assurer que les réponses aux rapports d’examen soient déposées en temps opportun en l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai.
