Le 29 juin 2015, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a publié un avis longuement attendu sur les méthodes de diagnostic médical, l’avis PN 2015‑02 (l’« avis »).

L’examen des demandes de brevet canadien comportant des revendications relatives à des méthodes de diagnostic a été mis en veilleuse conformément à la décision rendue en novembre 2011 par la Cour d’appel fédérale à l’égard d’une demande d’Amazon concernant un procédé de magasinage en ligne au moyen d’un seul clic1. En réaction aux vérifications courantes de l’état des demandes de brevet, l’OPIC a renvoyé une lettre standard indiquant qu’il considérait la décision comme pertinente pour les diagnostics médicaux, mais que les lignes directrices sur la pratique d’examen n’avaient pas encore été établies, d’où le report de l’examen de ces demandes.

Or, l’avis fournit ces lignes directrices aux examinateurs de l’OPIC et l’on peut penser que ceux‑ci commenceront à rattraper les trois années et demie de retard dans l’examen des demandes liées aux méthodes de diagnostic en attente d’une décision ou d’un avis d’admission de l’OPIC.

L’avis indique que les examinateurs doivent adopter la méthode de la détermination du problème et de sa solution, établie dans un avis sur la pratique antérieur (PN 2013-02), pour interpréter les revendications et en déterminer les éléments essentiels. Dans ce cadre d’application, dès que le problème technique sous-jacent est cerné, l’examinateur a la faculté d’ignorer tout élément non essentiel de la revendication qu’il considère comme étranger à la solution.

Deux catégories de problèmes techniques sont décrites pour les méthodes de diagnostic :

  • Les problèmes d’« acquisition de données » seraient ceux qui sont réglés, par exemple, par la divulgation d’un nouvel analyte2 (« analyte ne s’inscrivant pas dans les connaissances générales courantes » est l’expression utilisée) ou par la correction d’un problème technique lié à l’identification, à la détection ou à la quantification d’un analyte. L’avis précise que, si une demande comporte suffisamment de détails techniques sur la façon dont l’analyste est quantifié, cela tend à démontrer que l’invention résout le problème d’acquisition de données.
  • Les problèmes d’« analyse de données » seraient ceux que l’on règle en reconnaissant l’importance des données, comme dans le cas d’une nouvelle corrélation. L’avis précise qu’entre autres indices l’absence relative de détails techniques sur l’acquisition des données ou le fait que n’importe quelle méthode connue peut être utilisée permet de savoir si une invention résout un problème d’analyse de données. En ce qui a trait à une méthode connue, le lecteur peut discerner les parallèles qui existent avec l’élément « étapes classiques postérieures à la solution » de l’analyse appliquée par la Cour suprême des États-Unis dans Mayo3 et Alice4.

L’avis précise que, si une revendication comporte une étape physique d’acquisition de données que l’on considère comme un élément essentiel, l’objet revendiqué sera probablement prévu par la loi. En revanche, l’objet d’une revendication dont les éléments essentiels sont limités à l’analyse mentale ou à l’importance intellectuelle des données (à savoir des éléments essentiels « désincarnés ») ne sera probablement pas prévu par la loi. L’avis indique que cela s’appliquerait « généralement aux situations où la solution proposée n'est fournie que par un élément ou un ensemble d'éléments associés à l'analyse ou à l'importance des données acquises (p. ex. la corrélation) ».

Commentaire

Selon le cadre d’application, l’identification de la solution technique nous renseigne sur l’analyse intégrale du caractère essentiel d’un élément et, de ce fait, la façon dont un problème technique sous-jacent est compris par un examinateur est très importante. L’aspect positif du nouvel avis, c’est qu’il confère aux examinateurs un pouvoir discrétionnaire appréciable pour ce qui est de prendre des décisions quant à l’admissibilité de l’objet revendiqué, ainsi qu’une grande latitude pour cadrer et recadrer le problème et la solution tout au long de l’examen, si besoin est.

Cela dit, l’avis laisse de nombreuses questions sans réponse. Quelle est la définition d’un « analyte ne s’inscrivant pas dans les connaissances générales courantes », par exemple? Est-ce uniquement une molécule totalement nouvelle, ou peut-il s’agir d’une nouvelle variante d’une molécule connue, d’une molécule ou d’une variante connue qui n’a encore jamais été associée à une maladie, ou d’une nouvelle sélection de biomarqueurs connus dans un panel de biomarqueurs particulièrement avantageux? À ces questions l’avis ne fournit aucune indication particulière.

En l’absence d’un critère semblable à celui qu’on a utilisé dans l’affaire Mayo pour décider de l’admissibilité d’un objet revendiqué au Canada, il semble illogique de conclure que l’acquisition de données est d’une façon ou d’une autre « non essentielle » pour un diagnostic qui comporte une nouvelle corrélation. L’OPIC tente peut-être de tracer des parallèles avec la nature présumément superflue des ordinateurs et certaines méthodes mises en œuvre par ordinateur pour l’exercice d’activités économiques (p. ex. lorsque des étapes peuvent prétendument être accomplies mentalement). Il y a une nette distinction en l’espèce : il serait simplement impossible d’appliquer une méthode d’examen diagnostic en l’absence de l’étape d’acquisition de données. Par conséquent, on pourra faire valoir qu’un objet revendiqué est prévu par la loi simplement en mentionnant la disposition même de l’avis voulant qu’une étape physique essentielle d’acquisition de données soit suffisante.

Évidemment, il y a aussi de nombreuses situations où les problèmes d’acquisition de données et les problèmes d’analyse de données sont inextricablement liés, ce qui rend le classement des revendications dans l’une des deux catégories distinctes à la fois artificielle et arbitraire.

Les nouvelles directives indiquent qu’à l’étape de la rédaction il peut être important de souligner tout problème d’acquisition de données auquel les inventeurs ont été confrontés dans le cours de leur travail. Cette étape accomplie, ceux qui envisagent de déposer une demande de brevet au Canada peuvent se réjouir de voir que la porte n’est pas fermée aux méthodes de diagnostic en raison de l’avis et que la loi pourrait être clarifiée avant que leurs demandes ne soient examinées. Ceux dont la demande est en cours au Canada trouveront peut-être un réconfort dans la souplesse de la pratique canadienne pour ce qui est de la modification des revendications et dans l’absence de frais en sus liés à celles‑ci. L’avis est carrément limité à l’évaluation des revendications fondées sur la méthode de diagnostic, de sorte que la possibilité d’évaluer des formats de revendication connexe en réaction à une objection pourrait se présenter.

En ce qui a trait aux trois années et demie qui se sont écoulées avant la publication de l’avis, on semble maintenir le statu quo et le codifier; les répercussions pratiques de l’avis s’apparenteront probablement aux objections constatées par certains demandeurs avant que l’OPIC ne décide de reporter l’examen des demandes. Bien que l’avis fasse suite à d’autres avis sur la pratique qui ont été publiés dans la foulée de l’affaire Amazon, il ne comporte aucune citation de jurisprudence particulière, ce qui est étrange compte tenu du fait que les tribunaux canadiens ont à maintes occasions dénoncé le refus de brevets fondé sur des considérations en matière de politique56.


1 Canada (Procureur général) c. Amazon.com inc., 2011 CAF 328 [Amazon].

2 L’avis indique que le terme « analyte » est utilisé au sens large et désigne une substance chimique ou un biomarqueur faisant l’objet de l’analyse.

3 Mayo Collaborative Services v Prometheus Laboratories Inc, 80 USLW 4225 (US 2012) [Mayo].

4 Alice Corp v CLS Bank International, 82 USLW 4508 (US 2014) [Alice].

5 Harvard College v Canada (Commissioner of Patents), 2002 SCC 76, par. 144, cité avec autorisation dans Amazon supra note 1, par. 31.

6 Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd v. AbbVie Biotechnology Ltd, 2014 FC 1251, par. 125.

Auteur

Graeme Boocock Ph.D.
GBoocock@blg.com
613.369.4775

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